LTJ & Partners: Numele domeniului de internet vs. marca inregistrata

Vom analiza sumar in cele ce urmeaza diferentele de protectie juridica din perspectva drepturilor de proprietate intelectuala dintre numele de domeniu de internet si marca.

(a) Numele de domeniu de internet –se poate obtine prin inregistrarea la registru TLD (Top-level- domanin ) [1]atribuit printr-un D.N.S. (domain name system)[2], spre exemplu:

– domeniu de țări (ccTDL- country code top level domains– intr-un registru national), in România este organizat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI-București), care a fost delegat de IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTORITY) ca registru de administrare domeniu ”.ro”, (registrul RoTLD- rotdl.ro), inregistrare care se poate obtine direct sau prin partenerii acreditați (provider),

– domeniu generic (gTLD- generic top level domains) este organizatia de Verisign[3] Inc. of Mountain View, California, care opereaza registrele “.com” , “.net”.

Utilitatea unui nume de domeniu de internet constă în faptul că permite crearea aplicațiilor de genul pagina web (web-site) , adrese de e-mail dar și localizarea calculatorului conectat la rețeaua de internet precum  și identificarea unui site pe internet. Cererile de înregistrare a numelui sunt procesate automat de un robot de înregistrare care verifică lista numelor de domenii deja existente si trimite automat un e-mail prin care anunță solicitantul dacă cererea lui de înregistrare a domeniului a fost acceptată sau respinsă. Înregistrarea numelui de domeniu, confera solicitantului un drept de folosire/utilizare a acestuia.

În cadrul procedurii de înregistrare a numelui de domeniu, potrivit draftului de contract pentru înregistrare, afisat pe site-ul ROTDL [4],  se mentioneaza urmatoarele:

“Noi nu putem și nu verificăm dacă numele de domeniu pe care îl selectați, sau utilizarea numelui domeniului, încalcă drepturile legale ale altor părți. Noi insistăm ca dumneavoastră să investigați dacă numele selectat sau utilizarea lui încalcă drepturile legale ale altor părți. Puteți lua în considerare una sau mai multe mărci înregistratede Dumneavoastră în legatură cu numele de domeniu pe care doriți să îl înregistrați. Trebuie sa fiți conștient ca ni se poate cere de către o instanță judecătorească să anulăm, modificăm sau să transferăm numele de domeniu. “

Astfel, chiar din momentul demararii inregistrarii unui nume de domeniu de internet, solicitantul este informat despre faptul că aceasta procedură nu confera protectia juridica a unor drepturi de proprietate intelectuala, cum este cazul intr-o procedura de inregistrare a mărcii, ci doar un drept de folosinta asupra unei domeniu de internet pentru a comunica (a face public) informatii despre activitati economice in spatiul internetului.

(b) În schimb, Marca-trademark  (ce ar putea contine numele de domeniu -elementele verbale din numele de domeniu-in tot sau in parte), ce se poate inregistra la autoritatile de profil, in functie de teritoriu/zona geografica pentru care se doreste protectia sa, îi confera titularului un drept de proprietate intelectuala exclusiv.

(c) Atat in jurisprudența C.J.U.E. cat si in practica judiciara interna s-a retinut, in esenta, ca numele de domeniu, reprezinta un “semn” (adica un cuvânt-cheie).

Diferenta drepturilor obtinute prin inregistrarea unei marci, fata de inregistrarea unui nume de domeniu, consta in faptul ca titularului mărcii are  posibilitatea de a cere terților, iar in cazul unui refuz de conformare, direct instanței judecătorești sau curtii de arbitraj, să interzică să folosească numele de domeniu care este identic sau similar cu marca sa.

Astfel de cereri sunt admise, de regula daca numele domeniului este folosit în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului marcii si daca produsele sau serviciile comercializate prin intermediul website-lui sunt identice sau similare cu cele pentru care este protejata marca, motivat de faptul ca  există un risc de confuzie în percepția publicului, practic, un risc de asociere între semnul- numele de domeniu și marcă.

Asadar, doar inregistrarea numelui de domeniu la registru TLD nu este suficienta pentru ca titularul domeniului de internet sa beneficieze de protectia juridica a acestuia din perspectva drepturilor de proprietate intelectuala si este neecsar sa fie inregistrat la oficiile specializate, unde se doreste protectia sa, spre expl. OSIM, EUIPO etc.

 (d) Riscurile neinregistrarii numelui de domeniu prin procedura de inregistrare a unei marci sunt, in esenta, cel putin doua:

– ulterior inregistrarii numelui de domeniu sa fie inregistrata cu rea credinta o marca cu nume similar numelui de domeniu, caz in care titularul numelui de domeniu ar putea fi pus in situatia de a suporta prejudicii prin utilizarea unei marci de catre titularul aceleia (practic deturnarea clientelei formata ca urmare a utilizarii paginii de web),

– in cazul in care domeniu este inregistrat ulterior inregistrarii unei marci, dar este utilizat cu functiile unei marci, este posibil sa se solicite de catre titularul marcii anterioare, fie anularea numelui de domeniu, fie transferul acestuia catre titularul marcii anterioare, chiar si in cazul in care numele de domeniu a fost inregistrat cu buna credinta.

(e) Procedurile de solutionare ale disputelor dintre un nume de domeniu si o marca, se pot desfasura atat pe cale arbitrala cat si pe cale judiciara, insa perioada de timp poate varia intre cateva luni, in cazul arbitrajului, sau cativa ani, sau cazul procedurilor juridicare, iar costurile sunt consistente, pornind de la cateva mii de euro.

În jurisprudenţa internaţională, cererile prin care se solicita transferul numelui de domeniu catre reclamant (de regula titulatul unei marci), sunt admise intr-o mare masura, in cazul in care se constata ca numele de domeniu a fost inregistrat cu rea credinta. 

Un exemplu de disputa intre numele de domeniu de internet si o marca este speta prin care compania G4S, bazandu-se  pe mărcile inregistrate anterior ce contineau  sintagma “ G4S”, a solicitat si a obtinut transferul numelui de domeniu <g4sonline.com>, înregistrată de un terț, in favoarea sa, intr-o cauza solutionata in luna ianuarie 2021 de catre WIPO- Centru de arbitraj.

În concluzie, în contextul actual in care a crescut semnificativ desfasurarea raporturilor contractuale (vanzare de bunuri sau prestare de servicii) prin modalitatea “on-line”(internet), cu atat mai mult exista riscul ca un nume de domeniu (pagina web) sa intre in conflict cu o marca anterioara sau chiar ulterioara, avand in vedere ca identificarea unor astfel de situatii este mult mai facila in prezent. Asadar, titularul unui nume de domeniu beneficiaza de o protectie sub aspect tehnic, insa pentru a beneficia si de o protectie juridica a drepturilor de proprietate intectuala, este necesar sa  parcurga procedura de inregistrare a unei marci la oficiile de profil.

Cristina Ticu-Jianu, Partner

cristina.jianu@ltj.ro

Cristina Valcauan, Trademark Attorney

cristina.valcauan@ltj.ro

[1]  Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

Art. 3. –În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

1. j)registru de nume de domenii Top-level – entitate care administrează și operează înregistrarea de nume de domenii de internet într-un domeniu Top-level (TLD) specific;

[2] Art 3- b) domain name system, denumit în continuare DNS – sistem de atribuire de nume distribuite ierarhic într-o rețea în care se efectuează căutări de nume de domenii

[3] https://www.verisign.com/en_US/company-information/index.xhtml

[4] https://www.rotld.ro/registration-agreement/

LTJ Trademark is the intellectual property entity of LTJ & Partners, registered since 2005 within the Romanian Chamber of Patent Attorneys, that focuses on registering, protecting, enforcing and defending rights relating to trademarks and copyrights by providing in-depth Intellectual Property know-how, along with the resources and experience of our law firm.

For more information about us, please visit our website at www.ltj-trademark.ro